Chegou a hora de registrar a marca e surge a dúvida: registrar marca mista ou nominativa? A questão é bastante relevante.

Cabe inicialmente dizer que a dúvida sobre registrar marca mista ou nominativa é solucionada sopesando itens que decorrem de um contexto maior, de uso da marca, disponibilidade de capital para investir no registro e segurança contra terceiros e acidentes decorrentes do “fogo amigo ou doméstico”. Não há uma fórmula mágica e estática.

 

Por partes.

 

As formas de apresentação das marcas.

 

Antes de tudo, cabe breve explicação sobre as formas de apresentação das marcas. Eles podem se apresentar nas formas seguintes:

 

– Nominativa – É marca em cuja forma apenas a “expressão” é relevante.

– Figurativa – É uma figura, não passível de leitura.

– Mista – Composta por atributos da nominativa e da figurativa. É logo passível de ser lido. Observe que uma palavra escrita de forma diferenciada, já é considerada mista.

– Tridimensional – É a marca em que o aspecto tridimensional ou a forma plástica em si possuem o efeito final de ser percebido como símbolo, signo. Como marca. Exemplo clássico da doutrina: a garrafa de Coca-Cola.

– De posição – É a formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte (O “suporte” é o local onde é aplicada. Exemplo: na barra de uma calça, no calcanhar de calçado scarpin)

 

 

Para uma compreensão do todo maior (e assim situar o tema aqui debatido) é necessário dizer que muitas empresas possuem vários registros da mesma marca. Isso se explica, primeiro, porque as marcas são registradas em classes, de produtos e serviços (há um classificador de produtos e serviços).

 

E no contexto destas empresas com vários registros, a variedade de classes se explica pela realidade de que muitas empresas atuam em vários segmentos, de produtos e serviços. E precisam proteger o seu direito de exclusiva que emerge da marca, estendendo a proteção para tais segmentos de atuação.

 

E, segundo, porque para cada classe em que é registrada a marca, tal registro pode ser requerido nas diferentes formas de apresentação (antes elencadas).

 

E este uso de mais de uma forma de apresentação é justamente o assunto do presente artigo.

 

Colocadas estas premissas, agora sim, merece ser dito de início que a regra mais óbvia para se obter proteção mais ampla é usar as duas formas: mista e nominativa. E as vezes até a figurativa, também, como camada extra de proteção.

 

Ou seja, abrir um processo de pedido de registro de marca no INPI para registrar a marca na forma mista e outro na forma nominativa. Assim, para quem deseja apenas seguir a orientação de um profissional sobre registrar marca mista ou nominativa,  essa é nossa recomendação: as duas.

 

Há uma série de razões para isso.

 

A Retaguarda Nominativa.

 

Dentre estas, a primeiro delas é o que chamamos de retaguarda nominativa.

 

Explica-se.

 

A lei determina que a marca mista ou figurativa deva ser usada como foi registrada, sem alterações.

 

Pois bem, imagine a seguinte situação: o pessoal do marketing – principalmente o pessoal novo na empresa, que quer mostrar serviço e é leigo em direito – corre a fazer alterações no logo da marca. E apresenta um projeto que convence os donos do empreendimento.

 

A marca como logotipia nova começa a ser usada e, por desconhecimento, não é levada a registro a nova apresentação da mesma. E o assunto é esquecido. O tempo passa. E a concorrência observa, observa…

 

Foto: sigmund-rWE7bTqgMJE-unsplashAté que, passados cinco anos ininterruptos de não uso da marca antiga e que era registrada, aquela mesma concorrência, atenta ao sucesso da empresa, pede a caducidade do registro da marca mista antiga de sua concorrente.

Para quem não sabe, caducidade é uma das formas de extinção de um registro de marca. A decisão administrativa que decreta (ela decreta. Não declara.  Porque é um estado que está sendo constituído) é possível quando uma marca cai em desuso pelo titular, por período superior a cinco anos, comprovadamente. O conceito e rito processual está previsto nos artigos 142 a 146, da lei 9279/96.

 

Se ela conseguir levar ao INPI provas do “não uso” daquela marca antiga e registrada, de forma ininterrupta e pelo período superior a cinco anos, tal marca será extinta pelo INPI.

 

Veja a jurisprudência do STJ, em demanda envolvendo a caducidade (AgInt no REsp 1285674 / RJ – link no final):

 

4. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o uso da marca se deu em flagrante descompasso com o desenho original, que o elemento identificador originário é distinto dos documentos utilizados para aquele fim e que o elemento figurativo sofreu completa reestilização – descaracterizando a marca registrada no INPI. Alterar tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial.
   5. “De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas” (REsp n. 1.236.218/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015).

 

Vale a ressalva aqui: a situação hipotética acima é aqui considera como um caso em que não seja possível defender-se da caducidade, nem como eventual e posterior demanda judicial de anulação de ato do INPI. Entendido isso, prossegue-se no artigo.

 

E agora? A empresa que sofreu a caducidade terá que deixar de usar sua marca?

 

Tais perguntas são pertinentes e dramáticas, porque para pedir a caducidade de marca, o requerente deve provar a legitimidade para tanto. E geralmente isso é feito mediante um pedido de registro daquela marca caducanda, efetuado em nome de quem pede a caducidade. Assim, quem requereu a caducidade da marca e sai vitorioso, geralmente também passa a ser o “novo dono” do signo.

 

 

Bem, respondendo a pergunta acima, diríamos: “Depende”. Há duas situações (e aqui vem a “retaguarda nominativa”):

 

• A empresa detinha a marca nas formas Nominativa e Mista. Dois registros.
• A empresa detinha a marca apenas na forma Mista.

 

Se a empresa se acautelou e possui registro de marca mista e também da marca nominativa…

 

NESSE CASO, a empresa estaria “salva”, porque teria ainda a marca nominativa para garantir o direito de exclusividade sobre tal expressão. E assim, o único efeito da caducidade seria a extinção daquele registro antigo. Que, aliás, não era mais usado. A empresa continuaria a ser a proprietária do signo.

Porém, se a empresa possui somente a mista…

 

Todavia, no segundo caso, a situação ficaria muito difícil para a empresa. Ela deixaria de ser a titular da marca. E a sua concorrente assumiria o posto. Claro que pode ser diferente.

 

Como geralmente existem filas de processos para registro de marcas (filas em relação a quem detém o registro, porque são requeridas marcas iguais ou similares demais), aguardando julgamento, pode ocorrer que, quando a marca caducar (e assim desaparecer o eventual impedimento de registro de outros pedidos na fila de prelações), aquele que tiver a prelação ou preferência, acaba “ocupando o primeiro lugar”.

 

A mola legal empurra o segundo lugar, para o primeiro lugar.

 

Somente este motivo já é suficiente para a empresa se acautelar e requerer o registro nas duas formas de apresentação.

 

E se a empresa vier a perder a marca mista por que o aspecto gráfico dela reproduz outra marca diferente no aspecto nominativo?

 

O segundo motivo é a perda da marca mista em razão de similaridade do aspecto figurativo da mesma, com outra marca que lhe é anterior. No caso do interessado vir a reclamar (através de ação judicial de nulidade) e obter a vitória, a marca será anulada.

 

Neste caso, também, acaso existisse um registro na forma nominativa, a situação estaria salva. Assim, quanto ao assunto de registrar marca mista ou nominativa, opte sempre pelas duas.

E se a empresa registrar a marca apenas na forma nominativa?

 

O terceiro motivo, reside numa situação inversa: a empresa registrou a marca apenas na forma nominativa. Porém, a usa na forma de um logo. Ou seja, usa como se fosse uma mista. E esses grafismos da marca, apesar de não serem registrados, passam a identificar a empresa no mercado.

 

Entretanto, o amigo do alheio, sempre atento e ardiloso, vai ao mercado com uma marca até mesmo diferente no aspecto nominativo, porém muito parecida com os aspectos gráficos daquela usada pela empresa citada no exemplo acima.

 

O terceiro usurpador está usando um velho ardil: usa marca com aspecto nominativo diferente, porém de tamanho próximo, mas usando os mesmos “grafismos” da marca imitada.

Ou seja, imita o trade dress.

Tanto em produtos (nas prateleiras de mercados), como em serviços (na web), a clientela nova da vítima, poderá confundir-se e passar a ser desviada para o infrator, que com isso passará a lucrar com o trabalho alheio.

 

Se você ainda tem dúvidas quanto a registrar marca mista ou nominativa, saiba que existem mais motivos. Mas estes três são suficientes para deixar claro que é altamente recomendável deter os registros de marcas sempre nas formas nominativa e mista. Quiçá, até mesmo, na forma figurativa também.

 

Marcas são relativamente baratas e possuem as seguintes vantagens:

 

– Distingue você da concorrência. Uma marca bem construída e distintiva fará isso com eficiência para sua empresa.

– Marcas protegem você da concorrência parasitária, que espera você trabalhar, para colher “os seus frutos”, mediante uso de expressão similar ou igual.

– Marcas transmitem automaticamente ao cliente a lembrança de uma experiência desejável.

– Marcas se constituem numa peça fundamental da máquina de marketing.

– Marcas estimulam os concorrentes a zelas pelo aspecto da qualidade e boa reputação de seus produtos e serviços.

– Marcas permitem que o consumidor encontre a empresa mais rapidamente.

– Marcas (e embalagens, com seu trade dress) atuam como vendedor silencioso, principalmente na rapidez da modernidade, onde o consumidor é rápido na tomada de decisões. Ele usa marca para isso. Um sinal tem a vocação medular e nata de “informar e rapidamente”.

 

Links:

• Artigo Blog Montup sobre formas de apresentação de marcas.
• Artigos 142 a 146, da lei 9279/96 – Caducidade.
• Julgado do STJ sobre caducidade.

 

 

Autor: Carlos Ignacio Schmitt Sant´Anna              Blog Montup      –              www.MarcasePatente.com.br