Saber quais são as formas de perda de uma marca é extremamente relevante para quem pretende agir no plano da prevenção. Sabemos que prevenir é melhor do que remediar. A prevenção é dos diligentes.
Antes de ingressar no tema é importante lembrar que a perda de uma marca acarreta grandes transtornos, prejuízos financeiros e de imagem. Alguns deles, irreparáveis.
Em síntese, acredite: perder uma marca pode vir a ser uma tragédia, conforme o tamanho da companhia.
Listamos alguns exemplos de danos:
– Perda definitiva de uma marca (forçando a criação de outra), de forma irreversível, com todos os aspectos negativos de ter que trocar de signo perante uma comunidade inteira. E, lembre-se, uma marca tem valor econômico intrínseco, passível de avaliação. Em algumas empresa, um dos maiores ativos é justamente a marca, como é o caso da Coca-Cola.
– Queda de faturamento.
– Rompimento de contratos.
– Necessidade de investimentos de marketing na nova marca.
– Modificação de toda a identidade visual de todas instalações, papéis e produtos.
– Abalo da imagem, por inúmeros motivos.
Pois bem, apenas a lista supra já é motivo suficiente para cuidar de sua marca com bastante cuidado. Então, vamos às formas de perda da marca.
Há uma observação inicial importante e que deve ser dita já nestes primórdios: adotamos o termo MARCA, para sinais devidamente registrados. O sinal que não é registrado, ou que não é ao menos objeto de registro, para nós é um signo.
Porém, existem pessoas que usam por muitos anos o signo sem registrar, achando que está seguro pelo uso, quando não está – leia nosso artigo Razões para registrar a marca de seu negócio. Por não registrar sua marca, está correndo o risco de que algum terceiro faça isso, até mesmo sem má-fé, em outro ponto do país.
Este texto era destinado à SIGNOS REGISTRADOS, aqui chamados de MARCAS. Mas foi a observação de um irmão meu que lembrou da praticidade de incluir a infelizmente grande parcela de empresas que não registram seus signos. Aqui vão, pois, breves advertências exordiais, para estas pessoas, jurídicas e físicas, que parecem desprezar os riscos.
Com efeito, o Brasil é enorme (mais de duzentos milhões de pessoas) e a todo instante são protocolados pedidos de registros de marcas. Pense agora, que a marca de um terceiro, que poderá inviabilizar o registro da sua perante o INPI, não precisa ser de alguém de má-fé, à espreita. E muito menos precisa ser igual (servil) à sua.
Basta ser de uma empresa com uma marca meramente SIMILAR e não servil, mas com identidade ou similitude com a sua, suficiente para o INPI julgar que a SUA marca poderá colidir com essa outra de terceiro. Já depositada ANTES de você.
E isso somente terá sido possível porque, VOCÊ, verdade seja dita, negligenciou algo muito importante. Não venha, depois, culpar o diligente e inocente terceiro de boa-fé. Apenas isso, já é motivo suficiente para você fazer o básico, o dever de casa mínimo, que é registrar a sua marca.
Dessa forma, é óbvio que não é mais aceitável um antigo pensamento de que marca é um luxo, coisa de rico e por isso, algo supostamente supérfluo.
Na verdade, marca é BÁSICO. Não é luxo, pois é FERRAMENTA (você quer fazer marketing digital e não tem marca? ). Ser “chique” nem é da essência dela e, ademais, não exige investimentos de monta. Então, pense nisso, se você não possui marca registrada. Não ter um registro de marca pode depôr contra você diante de seus clientes. Além, claro, de colocar a sua empresa em constantes e desnecessários riscos.
Colocadas estas premissas sobre o tema supra, vamos adiante, então, no tema central: Formas de perda de uma MARCA registrada.
A lei 9279/96 cita a maior parte delas. Mas não todas. O artigo 142, cita 4 casos:
Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I – pela expiração do prazo de vigência;
II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III – pela caducidade; ou
IV – pela inobservância do disposto no art. 217.
O artigo 165, da mesma lei, dispõe:
Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.
Porém, além das hipóteses supra, há também a perda de uma marca em razão de ato judicial de constrição (penhora).
E, finalmente, a perda da marca quando a mesma tiver sido dada em garantia e tal garantia seja reclamada por quem de direito.
ENTENDENDO MELHOR CADA CASO E O QUE FAZER PARA PREVENIR-SE
Adiante comentaremos as hipóteses de perda de marca, de forma a permitir que você conheça elementos práticos para evitar perdas marcárias.
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COMO UMA DAS FORMAS DE PERDA DE MARCA.
O primeiro caso de perda de uma marca que vamos aqui tratar, é o do inciso I, do artigo 142: A perda pela expiração do prazo de vigência.
A expiração do prazo de vigência é uma das formas de perda de uma marca bastante comum de ocorrer. A compreensão desta hipótese é fácil. Segundo o artigo 133, o registro de marca vigorará pelo prazo de dez anos:
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
A vigência poderá ser prorrogada indefinidamente, desde que sejam efetuado o pedido de prorrogação, conforme os prazos e as formas legalmente estabelecidas na lei 9279/96.
Se o titular deixar de prorrogar (deliberadamente, ou por “esquecimento” ou por qualquer impedimento fático), o registro extingue-se pela expiração do prazo de vigência. E aqui uma advertência: a prorrogação deve ser requerida durante a fluência do NONO ANO de vigência da marca, com o pagamento da taxa de prorrogação.
Se esta não tiver sido paga até a data do término do decêndio legal de vigência, poderá ser realizada “nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional”, conforme a dicção do § 2º , do artigo 133, antes mencionado.
Lembre-se, ademais, que para toda a marca registrada no INPI há SEMPRE uma fila de pedidos de marcas similares que iriam ser indeferidos em razão da existência de sua marca. Pois bem, desaparecendo a sua marca, alguém sobe na fila. A fila anda. E alguém ocupa o seu lugar. E é bem provável que você não consiga mais registrar a sua marca novamente.
A sugestão que realizamos aqui é a mesma de vários outros artigos nossos: contrate um profissional com estrutura lógica e capacitação técnica para cuidar de suas marcas. Não tente fazer você uma atividade que não é a sua atividade profissional. Realmente, os custos envolvidos, quando comparados com os riscos e o trabalho, não compensam uma eventual “economia”!
Você até pode cumular cautelas, como por exemplo, contratar o profissional e inserir um alarme de data de vencimento de prazo (através de algum sistema de agenda – existem vários). Mas, deixar de ter o profissional para cuidar de sua marca, pode revelar leviandade de sua parte. E, claro, falta de profissionalismo.
RENÚNCIA TOTAL OU PARCIAL EM RELAÇÃO AO PRODUTOS OU SERVIÇOS PROTEGIDOS.
O segundo tema diz respeito à manifestação de vontade do titular, para renunciar total ou parcialmente aos direitos da marca. Assim, por questão de lógica, iremos explanar o tema sob dois desfechos: a renúncia total (mais fácil de ser compreendida) e a renúncia parcial.
Quanto à total, é franciscanamente simples: o titular desiste, renuncia ao registro de marca, através de petição ao INPI. A forma de fazer isso não é assunto do presente artigo e por isso não será aqui comentada.
Quanto à renúncia parcial, essa guarda alguma complexidade. E para sua compreensão, cabe inicialmente lembrar que há um princípio fundamental no sistema de marcas, que deve ser aqui lembrado: da especificidade de classes, de produto ou de serviços.
Ou seja, as marcas são concedidas por classes de produtos ou de serviços. A proteção é específica. Isso explica, inclusive, porque existem marcas IGUAIS ou MUITO SIMILARES, que convivem pacificamente ou legalmente.
Por exemplo, existe marca Excel para barbeador, assim como existe marca Excel para programa de computador (Microsoft), já existiu Banco Excel e o carro Hyundai Excel. A explicação é que cada marca foi requerida para uma classe distinta, que não concorria.
Entretanto, acontece que as classes de marcas, notadamente a Classificação Internacional de Nice, adotada pelo INPI no Brasil, contemplam muitos itens (porque as relações humanas são muito ricas). Assim, quando se pede um registro para uma classe, sem especificar-se itens, a proteção acaba ficando mais ampla do que efetivamente poderia desejar o titular.
Veja uma breve imagem de uma classe tomada aqui aleatoriamente, colhida do Classificador de NICE:
Se por alguma contingência legal (decisão judicial ou administrativa) ou volitiva (acordo entre empresas) a parte deve tomar uma decisão sobre a EXTENSÃO ou escopo da proteção e manifesta sua RENÚNCIA à determinados itens (produtos ou serviços), há claramente uma PERDA DE DIREITOS.
Não é exatamente a PERDA DA MARCA. Mas é como se fosse a perda de UMA PARTE DA MARCA. Tecnicamente é uma perda.
E como acontece isso? Em que casos da vida o titular se vê envolvido neste tipo de situação?
Pois bem, para saber isso, vamos imaginar um caso: uma empresa de software, que possui serviços muito similares à outra (porém distintos, que se complementam, mas não colidem) e tem registro de marca, reclama á uma outra empresa, aparentemente concorrente.
E ameaça ingressar em juízo. Neste caso, vamos supor que visando evitar o confronto, as empresas negociam e fazer um acordo, segundo o qual uma delas compromete-se a não ingressar em determinada área.
Bem como a RENUNCIAR, perante o INPI, ao escopo de determinados itens que estavam abrangidos em seu registro. Este é um caso, em que a empresa está perdendo uma PARTE de sua marca.
Todavia, apenas para lembrar e como dito ao início do tópico, esta renúncia pode ser TOTAL, hipótese em que a empresa, em realidade, estará desistindo do registro de marca.
Renúncias em geral são decorrentes de problemas. Devem ser evitadas.
Portanto, para atuar preventivamente, é importante que isso tudo seja objeto de profunda reflexão NO MOMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO AO INPI. Com efeito, saber classificar com exatidão/precisão o escopo de proteção de sua marca pode evitar que sejam efetuados pedidos diversos e desnecessários, que possam vir a colocar a empresa em tal contingência. Que muitas vezes implica em litígios custosos e precedentes indesejáveis.
Como informação final e fora da questão da prevenção, vale lembrar que a renúncia se opera a partir de seu momento de formulação, não retroagindo para momento anterior ao seu protocolo. Isso ocorre, porque o ato de renúncia é considerado como ex nunc, tal qual a caducidade. Todos os direitos adquiridos e que estavam em vigência, continuam a vigir e até mesmo a poder serem reclamados pelo titular.
É diferente da nulidade, que é uma patologia que apenas tem sua existência reconhecida como pré-existente. Essa situação já foi reconhecida em caso de certa fama, envolvendo as marca COCA-COLA e JOCA-COLA. No recurso especial n. 1.832.148, a Relator Ministra Nancy Andrighi salientou:
Depreende-se dos autos que a recorrente, mediante petição protocolizada em 2/10/2014 (pouco mais de um mês após o ajuizamento da presente ação), requereu junto ao INPI a renúncia do registro marcário n. 825057680, impugnado administrativa e judicialmente pelas recorridas (e-STJ fls. 193/196).Tal requerimento foi homologado pela autarquia federal e publicado da Revista da Propriedade Industrial (RPI) em 21/10/2014, ensejando a extinção da marca mista correspondente (e-STJ fls. 105/109). Como é cediço, a renúncia total é uma das formas de extinção do registro marcário, conforme expressamente prevê a norma do art. 142, II, da Lei 9.279/96.Segundo lição de MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA:
A renúncia é o meio de que dispõe o titular do registro para provocar sua extinção antes do transcurso do prazo decenal, pois é claro que a perda da marca ocorrerá de qualquer modo diante da falta de prorrogação do registro. A possibilidade de renúncia expressa oferece a vantagem de o abandono produzir efeito imediato, implicando a extinção do direito de propriedade. A faculdade de renunciar ao registro pode ser útil no caso de constituir condição de acordo para evitar uma ação de nulidade de registro de marca.(Direito de Marcas. Lumen Juris, 2004, p. 19)
Os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – efeitos ex nunc –, como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo. Releva destacar que a renúncia do respectivo titular ao registro marcário não pode ser confundida, em seus efeitos, com a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, a qual opera efeitos ex tunc, segundo regra expressa do art. 167 da LPI. Isso porque, diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio.
Ou seja, a decisão supra permite algumas conclusões a respeito da renúncia:
– Quanto à vida dos direitos, ecoa para o futuro e não para o passado.
– Não altera a realidade da validade da marca: se era nula (lá atrás), continua nula.
– Os direitos adquiridos pelo utente até a data da renúncia, continuam existentes. Se ele tinha direito de indenização antes da renúncia, a simples renúncia administrativa da marca não faz desaparecer este direito (a menos que ele renuncie também, de forma expressa diante de quem causou o dano).
Jamais se olvide, que ainda que dentre as formas de perda de uma marca a renuncie se amolde em um ato voluntário, na maioria das vezes não há outra saída para o titular. É apenas aparentemente um ato voluntário.
Porque tal desfecho em realidade é impulsionado não por uma manifestação volitiva totalmente livre de coerção: é na situação de fato que reside o “estímulo”, que acabe tendo o mesmo desfecho ou efeito que uma coerção. A pessoa se vê forçada a fazer o ato. Sob pena de sofrer perda econômica maior.
Finalmente, para encerrar o ponto, cabe dizer que os motivos para requerer uma renúncia podem ser de diversas ordens. Mas em geral decorrem de PROBLEMAS ou CONTINGÊNCIAS. Ninguém pede registro de marca para depois renunciar. Por isso, a precisão e acompanhamento de um profissional são fundamentais. Essa é uma forma de perda de marca não tão comum, mas é plenamente possível.
A CADUCIDADE COMO UMA DAS FORMAS DE PERDA DA MARCA
A Caducidade é a terceira hipótese, da relação aqui explanada das formas de perda de uma marca, que aqui vamos explanar. Falamos sobre caducidade e uso da marca em outro artigo nosso, se você quiser saber mais sobre o contexto.
Entretanto, no viés do presente texto, cabe explanar inicialmente que as marcas existem para serem usadas. Não é lícito registrar marcas para efetuar reserva de mercado. Embora a prova do uso não constitua pré requisito para alguém pedir registro de marca perante o INPI, no sistema brasileiro o legislador pressupõe que a marca está sendo usada pelo titular.
Se o titular descontinuar o uso por período superior a cinco anos, poderá sofrer pedido de caducidade. É o que diz a lei 9279/96, através da dicção do artigo 143, verbis:
Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I- o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II- o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
É importante lembrar O QUE CONFIGURA falta de uso:
1) Para quem possui a marca nas formas figurativa, mista e nominativa – Não uso de TODA as formas de apresentação das marcas (a mista, a nominativa e a figurativa).
2) Para quem possui especificação de mais de um item e deixa de usar um dos itens – A falta de uso para determinado (s) ITEM (s) de proteção da marca: por exemplo, o titular tem marca na classe 43 e especificou serviços de hospedagem e restaurante, mas acaba fechando o hotel, mantendo somente o restaurante. Nesse caso, se tal situação for comprovada, com relação aos serviços de acomodação temporária, a marca será caduca.
3) Para quem possui somente a marca MISTA – No caso de uso de outro logotipo, em desacordo com o logo que foi registrado, de forma que a mudança na logotipia atinja a distinção (ou seja, o novo logo apresente aparência gráfica com distinção do logo registrado). Isso ocorre quando o titular resolver mudar a marca (para “modernizá-la” ou por qualquer outro motivo), sem levar a registro a nova apresentação. Como utente deve usar a marca como foi registrada, ao usar nova marca por período superior a cinco anos, irá perder a marca, se alguém manejar contra ele pedido de caducidade.
Pois bem, acima já é possível ver o que configura a caducidade. E, portanto, o que NÃO DEVE SER PERMITIDO que ocorra na vida da marca.
Porém, se independente disso, já ingressou pedido de caducidade da marca e o utente é intimado para responder (aqui já é possível ver um bom motivo para ter um profissional monitorando os registros de marca – coisa que sempre falamos e recomendamos em nossos artigos), também útil saber o que o “adversário” irá ter que fazer, do ponto de vista probatório. Pois isso ajudará a impugnar a caducidade, já que o titular poderá juntar provas de fatos que esvaziem as provas do oponente.
Com efeito. A pessoa interessada na caducidade de uma marca deverá comprovar a legitimidade e juntar os documentos da prova do uso descontinuado pelo citado período.
A legitimidade do requerente pode ser provada através do seguinte:
• Registro ou pedido de registro de marca igual ou similar, na mesma classe de produtos e serviços.
• Registro ou pedido de registro de indicação geográfica.
• Registro ou pedido de marca de alto renome.
• Direito de personalidade (quando a marca reproduz o nome da pessoa);
• Direitos autorais (que nada tem a ver com propriedade industrial, mas que pode ser reproduzido por uma marca);
• Desenho industrial cuja forma ornamental seja reproduzido indevidamente pela marca objeto da caducidade.
A prova do uso e da descontinuidade de uso pode ser feita através de quaisquer provas lícitas existentes. Por exemplo:
– Contratos de licença de uso para terceiros, com data comprovada (geralmente por data de reconhecimento de firma)
– .Qualquer documento com data comprovada e não adulterável, com contratos, fotografias, jornais, revistas, mídias digitais (internet, redes sociais, blogs), anúncios em meios diversos, outdoors, rádio.
– Documentos fiscais: notas fiscais, warrants, desembaraços aduaneiros.
-Documentos em idiomas estrangeiros, desde que traduzidos juramentadamente.
Entretanto, estamos aqui observando as forma de perda de uma marca, para o escopo de demonstrar os cuidados no plano da prevenção. E nesse contexto, é importante que se saiba também (além de como ocorre e quais provas que o terceiro irá usar contra o titular da marca caducanda) como uma caducidade pode ser conduzida à improcedência perante o INPI.
O primeiro ponto de “contra-prova” por parte do titular da marca caducanda, reside em qualquer prova de uso no citado período de cinco anos. Se isso for efetuado, o procedimento de caducidade será desacolhido pelo INPI.
O segundo ponto: se a marca caducanda for mista, mas o titular trouxer prova de uso da marca nominativa, consegue afastar a caducidade.
O terceiro comentário: o titular está quebrado e falido (isso não é motivo justificado ou força maior para evitar a caducidade – TRF2, AC 2002.51.01.507815-8), mas consegue juntar contrato de licenciamento de uso da marca, celebrado com terceiro. Aliás, se a empresa estiver em dificuldades e for fechar (mas o titular quiser no futuro voltar a operar), deve manter a marca em uso, o que pode ser feito por terceiros licenciados.
A quarta observação é que todos documentos de contra-prova do titular da marca caducanda (e também de prova, por parte de quem promove a caducidade), devem conter a data de forma incontestável. Assim, por exemplo, um contrato particular, não averbado e sem reconhecimento de firma (que comprove a data), poderá não ser aceito, porque não existirá segurança quanto à veracidade da data.
O quinto lembrete, é relativo ao caso de pedido de caducidade da marca mista: o uso da marca nominativa já evita a caducidade da marca mista.
O sexto: casos fortuitos ou de força maior, podem suspender a obrigação de uso da marca, enquanto perdurarem.
A sétima observação destina-se ao caso de caducidade de marca coletiva. O uso deste tipo de marca deve ser provado somente pelos membros da entidade titular ou por ele representada. E tal uso deve ser estritamente em conformidade com o regulamento de uso do signo, a teor do que dispõe o artio 151, II, da lei 9279/96. Isso vale também para o caso de Marca de Certificação.
O oitavo item diz respeito às cores. As cores podem ou não serem reivindicadas no registro. Se o forem, o uso de marca com cor diferente configura não uso. Por isso, recomenda-se reivindicar as cores somente em casos pontuais e especiais, onde a “vida” e renome da marca sejam publica e fortemente associadas à marca. Fora isso, prefira não reivindicar cores.
Ademais, nono, para marcas concedidas em época em que vigia a classificação nacional de produtos e serviços (AN nº 51/1981), ao invés da Classificação Internacional de NICE. Nestes casos, se não existir especificação de subitens da classe e estes não forem afins, o titular da marca hostilizada pela caducidade deverá fazer prova de uso para cada subitem não afim. Sob pena de ser decretada a caducidade parcial da marca.
Neste específico exame da afinidade, o INPI irá seguir as recomendações contidas no item “5.11.2 Exame da Afinidade Mercadológica”, do Manual de Marcas e também do disposto no artigo 144, da lei 9279/96.
Além de tudo isso, claro, é importante lembrar que ausência de resposta ou contestação ao pedido de caducidade, importa em considerarem-se verdadeiras as afirmativas de quem pediu a caducidade, decretando-se a caducidade da marca. Fundamento esse que foi “emprestado” do instituo da revelia, contido no Código de Processo Civil Brasileiro.
Então, é importante que o titular da marca:
1) Use sempre a marca.
2) Tenha registro não-somente da marca mista, ou apenas da nominativa. Tenha sempre registro da marca MISTA e NOMINATIVA para cada classe.
3) Se não conseguir usar e souber que tal desuso poderá se alongar no tempo, licencie a marca.
4) Assegure-se de guardar provas idôneas do uso, com COMPROVAÇÃO DE DATA. Notas fiscais, material publicitário, prints, etc.
5) Nunca deixe de registrar a nova apresentação de uma marca mista.
6) Evite reivindicar cores no registro das marcas MISTA e FIGURATIVA.
Com tais providências, o titular da marca poderá evitar graves problemas no futuro.
A INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 217, DA LPI, COMO UMA DAS FORMAS DE PERDA DA MARCA.
O tema é singelo. A pessoa que for domiciliada no exterior e não manter procurador para representá-la no país. A extinção ocorre da seguinte forma:
a) o próprio titular deposita o pedido de registro da marca, não tendo domicílio no Brasil e deixa de juntar procuração para procurador representá-lo no País, com poderes expressos de receber citação de ação judicial, ou a procuração juntada não tem tais poderes.
b) O INPI formula exigência, abrindo prazo para a regularização (juntada de procuração com poderes específico de receber citação).
c) E a exigência não é atendida. Ou é atendida fora do prazo.
Se a sequência acima ocorrer, o pedido será extinto. Veja-se que isso pode acontecer antes mesmo do pedido se transformar em registro concedido.
Pode ocorrer, também, que o titular da marca se mude para o exterior, não deixando sede no Brasil, e nem mesmo procurador. Se o INPI abrir exigência para caso que tal, e a mesma não for atendida, o registro poderá ser extinto.
A recomendação aqui realizada é uma só: mantenha procurador no Brasil, com mandato outorgado com cláusula expressa de poderes para receber citação.
A NULIDADE DO REGISTRO COMO FORMA DE PERDA MARCA
Dispõe o artigo 165, da lei 9279/96, dispõe:
Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.
Pode ser que um registro seja concedido equivocadamente pelo INPI, em desatenção às normas legais. Se isso ocorrer, tal registro será nulo. A infração inicia no deferimento da marca e consolida-se no momento da concessão do registro, que ocorre com o pagamento da retribuição do primeiro decênio
Os casos de nulidades são muitos e não vamos aqui alongar o texto com eles. Basta saber que se o processo administrativo de nulidade for deflagrado e for acolhido, o registro será extinto.
A nulidade pode ser decretada pelo INPI, administrativamente. Mas também pode ser decretada judicialmente, através de demanda de nulidade distribuída perante Justiça Federal, que é a competente para conhecer de demandas envolvendo a legalidade de ato administrativo praticado por ente de índole federal.
Ademais, é importante lembrar que a demanda de nulidade deve ser promovida no prazo máximo de 5 anos, a contar da data da concessão do registro. Esse lapso temporal é o prazo da prescrição para formular tal pretensão judicial.
A experiência tem demonstrado que muitos dos registros nulos, pertencem a titulares que sabem de tal nulidade. Na verdade, sabem de antemão e não se intimidam em tentar o ilícito. Se der certo, conseguiram seu intento. Depois, contam com a inação de quem seria o lesado (geralmente um futuro concorrente).
Para esses, cabe aqui a lembrança que agir ética e corretamente deveria ser o único caminho a trilhar. E que a construção de trabalhos em cima de uma marca nula é um grande erro, porque guarda enormes riscos de tudo escoar para o ralo da extinção, com seus consequentes prejuízos (indenizações, taxas, trabalho em marketing, reconstrução de outra marca).
A PENHORA E EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL DO REGISTRO COMO UMA DAS FORMAS DE PERDA DA MARCA
Neste via, a perda da marca ocorre quando a mesma foi penhorada e posteriormente foi objeto de expropriação (leilão ou adjudicação judicial). A marca é considerado um bem móvel. E como qualquer bem móvel, é passível de ser objeto de penhora. E veja-se que este risco de penhora aumenta justamente quando o devedor não possui outro patrimônio além da marca. Na falta de algo mais tangível e líquido, o credor acaba penhorando a marca. E o faz tal qual um carro, um imóvel ou até mesmo dinheiro em conta corrente.
Nessa medida, aqui a recomendação é a de que fique atente aos episódios de penhora, se forem inevitáveis. Esforce-se para indicar outro bem, antes que o credor resolva ficar com a sua marca.
A APROPRIAÇÃO DE GARANTIA COMO UMA DAS FORMAS DE PERDA DA MARCA
A marca pode ser objeto de garantia voluntariamente concedida pelo titular, para escorar promessas de cumprimento de obrigações contratuais. Partindo-se do pressuposto de que o contrato de instituição de tal garantia seja adequado, em caso de surgimento da hipótese de uso (apropriação) da garantia (a marca dada em garantia), o credor terá condições de adjudicar para si a marca. Sendo a marca um ativo tão importante (e provavelmente valioso, ao ponto de um credor vir a aceitá-la), não parece ser razoável colocar tal ativo em risco. Embora seja lícito. Não há muito o que falar sobre tal forma de perda da marca, além da recomendação de evitar colocar em garantia bens fundamentais para vida da empresa.
Estão são, pois, as formas de perda da marca. A leitura atenta pode auxiliar o leitor a formular uma relação própria de cuidados ou preocupação na gestão de suas marcas.
LINKS EXTERNOS:
5.11.2 Exame da afinidade mercadológica
6.5.2 Requisito de admissibilidade
6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca
6.5.5 Desuso por razões legítimas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm (LEI 9279/96)
Carlos Ignacio Schmitt Sant´Anna Montup – www. Marcasepatente.com.br – (C)
